Décryptage de l’arrêt Cass. Com. 20 mars 2012, Pourvoi n°11-14941

La société titulaire de la marque française semi-figurative  n° 93 492 323, déposée le 12 novembre 1993 et enregistrée en classes 29 pour désigner les produits « Viandes, charcuterie, salaisons plats cuisinés à base de viandes »  et 43 pour viser des services de restauration (alimentation) et de traiteur, a assigné un concurrent en contrefaçon de sa marque.

La marque  est en réalité déposée en couleur et décrite de la manière suivante dans l’acte de dépôt : « Rectangle rouge pantone 179 C dans lequel figure un drapeau en réserve blanche énonçiation de la marque TOP bleu pantone 293 C VIANDES rouge pantone 179 C dans le drapeau » (sic).

Le présumé contrefacteur a alors réagi en demandant à titre reconventionnel la nullité de la marque TOP VIANDES reproduite ci-dessus.

La Cour d’appel de Toulouse saisie du litige a fait droit à cette demande reconventionnelle et a ainsi prononcé la nullité de l’enregistrement de la marque TOP VIANDE au visa de l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle :

« Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.

Sont dépourvus de caractère distinctif :

a)      Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b)      Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c)      Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ».

En effet, selon les magistrats de la Cour d’appel, « la seule forme du drapeau en réserve dans laquelle sont écrits les mots Top et Viandes, qui ont un caractère simplement descriptif, ne confère pas au signe déposé une distinctivité suffisante pour qu’il soit considéré comme valable » ; ajoutant que « cette forme et les couleurs bleue et rouge des lettres top viandes sont de nature à tromper le public sur la provenance géographique des produits en laissant croire à une origine française exclusive ».

La Cour de cassation censure l’argument et casse l’arrêt objet du pourvoi pour défaut de base légale. Elle juge en effet « qu’en se bornant à prendre en considération les seuls éléments verbaux de la marque semi-figurative », la cour d’appel qui n’a pas procédé à l’examen de l’impression d’ensemble produite par ce signe, n’a pas donné de base légale à sa décision.

En outre, en relevant d’office le moyen du caractère déceptif (trompeur) de la marque, la Cour de cassation considère que cette dernière a jugé ultra petita, en ce sens qu’il a soulevé un point de droit nous évoqué par les parties dans leur demande.

Cet arrêt est intéressant en ce qu’il rappelle que le caractère distinctif d’une marque doit s’apprécier au regard de l’examen d’ensemble produite par ce signe, tant sur le plan visuel que phonétique, et en tenant compte de l’ensemble des éléments qui la composent (éléments verbaux, mais aussi graphiques et figuratifs).

Cet arrêt est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation qui avait déjà jugé dans le même sens en 1994 qu’ « en examinant le caractère distinctif d’une telle marque complexe au regard de l’un de ses éléments, et non par appréciation globale du signe au regard des conditions de sa validité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. Com. 31 mars 2004, Pourvoi n°01-10.911).

Dans cette affaire, la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel qui avait annulé l’enregistrement de deux marques complexes POLO déposées par la société de droit américain THE POLO/LAUREN COMPANY au motif notamment que l’élément verbal dominant de ces marques – le terme POLO – était descriptif des produits vestimentaires désigné par ces marques.

Marques semi-figuratives Polo et Polo Ralph Lauren

Malheureusement, si la Cour de cassation s’efforce d’appliquer avec rigueur ce principe d’appréciation de la validité des marques au regard de l’impression d’ensemble qui se dégage tant sur les plans visuel que phonétiques, les juges du fond et certains examinateurs de l’INPI ont encore tendance à se focaliser sur tel élément ou bien encore à privilégier la seule perception phonétique pour refuser ou annuler l’enregistrement de marques très évocatrices.

Gageons que ces rappels réguliers de la Cour de cassation conduisent à harmoniser définitivement la manière dont doit être apprécié le caractère distinctif d’une marque.