Marques

Je veux déposer ma marque. Quels sont les bons réflexes et les bonnes pratiques à adopter ?

Un dépôt de marque ne s’improvise pas. En effet, un certificat d’enregistrement de marque constitue un titre de propriété et il est souvent dommage de constater que les personnes qui déposent des marques sont bien souvent propriétaires d’un titre qui ne leur confère pas la protection attendue.
Afin de ne pas se tromper, il convient de :

  1. S’assurer que le signe dont le dépôt est envisagé à titre de marque répond aux conditions de validité d’une marque (licéité et caractère distinctif)
  2. S’assurer que le signe est disponible eu égard aux droits des tiers sur des signes distinctifs antérieurs identiques ou similaires en menant des recherches d’antériorité par similitude dans les registres de marques, de sociétés et de noms de domaine.
  3. Viser les libellés et classes de produits et services qui correspondent à l’activité et aux produits et services qui ont effectivement vocation à être exploités sous cette marque (par exemple, pour un site de vente en ligne de vêtements de marques de sport, la classe à laquelle il faut songer en priorité est la classe 35 (services de vente en ligne de vêtements) et rien ne sert de déposer la classe 25 (classe de produits pour les vêtements), sauf si le développement de vêtements sous cette marque est envisagé.
  4. Se protéger dans tous les pays où l’exploitation est envisagée à moyen terme (sous 5 ans). En effet, la marque offre une protection territoriale limitée (une marque française offre une protection uniquement en France, une marque communautaire couvre les 28 pays de l’Union européenne, les marques internationales et étrangères offrent une protection dans les pays considérés)

Quel est l’intérêt de déposer une marque ?

Les intérêts de déposer une marque sont multiples :

  1. Comme tout actif incorporel, la marque participe de la valorisation de l’entreprise. La marque peut rapidement devenir la valeur numéro 1 d’une entreprise.
  2. Devenir une source de revenus supplémentaires, notamment par la conclusion de contrats de licence, de franchise, de distribution.
  3. Se distinguer des concurrents et se protéger contre les tiers.
  4. Etendre ses moyens d’actions contre les tiers indélicats et abus : la marque est une condition de recevabilité de multiples procédures extrajudiciaires efficaces et peu coûteuses (procédures d’opposition devant l’INPI notamment, procédures SYRELLI devant l’AFNIC et UDRP devant l’OMPI pour récupérer des noms de domaine cybersquattés).
  5. S’ouvrir la priorité de réservation des nouvelles extensions de noms de domaine (les périodes dites de sunrise ouvrant un droit de priorité aux titulaires de marques pour réserver ces nouveaux noms de domaine).

Je crée une nouvelle plateforme ou un site en ligne. J’ai réservé les noms de domaine correspondants. A quoi sert-il de déposer une marque ?

Deux (2) intérêts majeurs :

  1. Contrairement au nom de domaine qui offre des droits non pas à compter de sa réservation, mais de son exploitation (mise en ligne effective d’un site actif), la marque offre une protection immédiate dès son dépôt.
    En d’autres termes, la start-up qui réserve des noms de domaine le 1er décembre 2014 en prévision du lancement officiel d’une plateforme web le 1er mars 2015 s’expose à ce qu’un tiers dépose une marque identique (ou similaire) à ses noms de domaine entre le 1er décembre 2014 et le 1er mars 2015. Dans cette hypothèse, le titulaire de la marque, bien que déposée postérieurement à la réservation des noms de domaine, pourra s’opposer au lancement et à l’exploitation paisible de la plateforme Web.
  2. En cas de projet de plateforme Web internationale, le dépôt de marques communautaires (couvrant les 28 pays de l’Union Européenne) et international peut également permettre de s’assurer la protection sur le nom, le temps nécessaire pour développer son projet à l’international (traduction de la plateforme Web dans les langues des Etats ciblés).Le dépôt de marques permet là encore d’éviter d’être doublé par des tiers qui déposeraient la marque avant que la plateforme Web développe une véritable activité vers tel ou tel pays cible (langue du site, monnaie utilisée, …), étant précisé que la jurisprudence considère que la simple accessibilité du site internet du commerçant dans l’Etat sur le territoire duquel le consommateur est domicilié est insuffisante pour considérer que le professionnel y dirige ses activités.

Je veux acheter une marque : quelles précautions dois-je prendre ?

L’achat d’une marque nécessite de procéder à un certain nombre de vérifications aux fins d’apprécier la validité de cette marque et d’estimer sa valeur.

Il convient a minima de demander les documents officiels relatifs à cette marque en exigeant les Certificats d’enregistrement et un état des inscriptions au registre national des marques à jour.

Les questions suivantes méritent également d’être posées :

  • La marque est-elle toujours en vigueur ? A-t-elle été correctement renouvelée ?
  • La marque dont il est question est-elle (ou a-t-elle) fait l’objet d’une exploitation au cours des 5 dernières années ?
  • Quel est le territoire couvert par la marque ? Marque française, communautaire, internationale ?
  • La marque fait-elle (ou a-t-elle) fait l’objet de conflits ?
  • La marque a-t-elle fait l’objet d’une licence d’exploitation, d’une cession, d’un nantissement ? Est-elle grevée par une hypothèque ? …