L’action en déchéance de marque est intéressante pour un opérateur économique qui souhaite lancer une nouvelle marque, mais qui constate qu’une marque similaire a été déposée par un tiers plus de 5 années auparavant pour désigner des produits ou services similaires à ceux qu’il souhaite exploiter.
En effet, cette action lui permet de sécuriser juridiquement son projet en s’assurant que le dépôt de la marque antérieure ne pourra pas lui être opposée ultérieurement, notamment dans le cadre d’une action en contrefaçon de marque.
Ainsi, il suffit d’invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce :
« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans ».
Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 7 novembre 2007 a confirmé deux points importants concernant ce type de procédure :
1. Toute personne intéressée (propriétaire de marques voisines non exploitées, société qui désire déposer une marque similaire…) a intérêt à agir devant le Tribunal de Grande Instance pour demander cette déchéance ; et ce même si l’usage du signe envisagé est susceptible de s’opposer à quelque obstacle résultant de l’existence d’une confusion avec d’autres signes distinctifs antérieures.
Cette position avait déjà été adoptée par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation le 14 janvier 2003.
2. La faible diffusion des produits marqués, limitée à un secteur géographique, peut suffire à établir un usage sérieux de la marque lorsque cette diffusion correspond au mode d’exercice artisanal de l’exploitant, aux caractéristiques du produit et à la structure du marché. En effet, la loi n’impose pas de seuil minimal d’exploitation et le juge apprécie souverainement les faits d’exploitation de la marque qui lui sont reprochés.
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