La preuve de l’usage sérieux d’une marque par un tiers

Un particulier a demandé la déchéance pour défaut d’usage d’une marque communautaire auprès de l’OHMI. La division d’annulation de l’Office a prononcé la déchéance de ladite marque considérant que son titulaire ne rapportait pas la preuve d’un usage sérieux (cf. Précédent article sur le site Droit des marques : focus sur la preuve d’usage. Au cœur de la jurisprudence sur la déchéance des droits des titulaires de marques).
Le titulaire déchu a alors attaqué ladite décision. L’OHMI (Chambre des recours) a fait droit à ce recours et a rejeté la demande en déchéance de la marque complexe Pine Tree pour « des articles de karaté, de judo, de kung-fu, de dangsoodo, de kendo, de taekwondo ».
Pour l’Office, la marque, utilisée par l’ex-épouse du titulaire, l’a été avec son consentement. Par ailleurs, le titulaire aurait prouvé un usage qui revêt un caractère sérieux malgré la faiblesse du chiffre d’affaires.
Le requérant (et demandeur en déchéance) forme un recours contre la décision de l’OHMI devant le Tribunal de première instance de l’Union Européenne en se fondant sur l’absence de consentement formel s’agissant de l’usage de la marque en cause.
Les questions qui se posent concernent la preuve du consentement du titulaire d’une marque à autoriser l’usage d’une marque par un tiers et les contours de l’usage sérieux.

S’agissant de l’usage de la marque consenti entre les mains d’un tiers :

Il ressort des dispositions de l’article 15 2. du Règlement n°207/2009 en date du 26 février 2009 que :

« L’usage de la marque communautaire avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire ».

C’est au titulaire qu’il incombe d’apporter la preuve qu’il a consenti à l’usage de cette marque par un tiers (Arrêt de la Cour du 11 mai 2006, Sunrider/OHMI, C-416/04 P, point 44 ; point 63).
La difficulté tient au fait que lorsque le titulaire cède son droit, les conséquences sont très importantes. C’est pourquoi, sa volonté doit être certaine et normalement expresse sauf dans certains cas où l’ensemble des éléments peuvent traduire de façon certaine la renonciation du titulaire à son droit (ce que rappelle le Tribunal, point 61)
Rappelons par ailleurs que le droit des marques est un droit d’occupation, la marque doit être exploitée !
En l’espèce, une succession de déclarations contradictoires émanant du « tiers autorisé » sur la réalité du consentement litigieux à faire usage de la marque Pine Tree, ôte toute valeur probante à ces déclarations.
Cependant,  le Tribunal retiendra l’existence du consentement de la part du titulaire, compte tenu d’une série de déductions (assez logiques).
Il se trouve que le titulaire a cédé son école de sport audit tiers ainsi qu’un magasin de sport, y attenant. Ce sont sur les produits de ce magasin que la marque litigieuse est apposée.
Or (si l’on suit l’analyse du Tribunal), dans la mesure où ledit contrat prévoit le versement d’une somme d’argent au cédant, on peut imaginer que le cessionnaire devait conserver entre ses mains toutes les clés nécessaires pour pouvoir faire vivre l’école de sport et le magasin de sport. Il en va donc ainsi pour la marque Pine Tree, apposée sur les différents produits offerts à la vente.
Le Tribunal a donc considéré que l’on pouvait en déduire une volonté certaine de consentir l’usage de la marque au profit d’un tiers (Point 73).
L’autorisation n’est pas exprès mais en tout état de cause, le texte n’exige pas que le consentement le soit. Force est naturellement d’admettre qu’il est plus facile de prouver quelque chose d’expressément prévu dans un contrat !

S’agissant de l’usage sérieux et des preuves versées au débat par l’intervenant :

Le Tribunal rappelle que la marque est considérée comme faisant l’objet d’un usage sérieux dès lors qu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle (la garantie  d’identité d’origine des produits  ou des services pour lesquels elle est enregistrée), aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (CJCE 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, point 43 ; point 82).
Il ressort aussi de la jurisprudence qu’un faible volume commercialisé peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (Point 85 et rappel de la jurisprudence antérieure sur la même question).
En l’espèce, la preuve de l’usage ressort de factures (émises pendant  et tout au long de la période pertinente) et d’extraits de catalogues de produits. Par ailleurs, la faiblesse du chiffre d’affaires étant lié au « caractère restreint du public visé par les produits vendus sous cette marque », il ne peut s’agir d’un élément de nature à écarter le caractère sérieux de l’usage de la marque Pine Tree.
La déchéance de la marque complexe pour défaut d’usage sérieux ne sera pas prononcée.
Source :
TUE 13 janvier 2011, Mo-Hwa Park  / Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) ; T-28/09

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