Un nom de domaine non exploité ne vaut rien (face à une marque) !

diamand haas avocatsA propos de TGI Paris, 17 janvier 2014

Dans cette affaire, une société de droit chinois, spécialisée dans la vente en ligne de diamants et pierres précieuses, avait confié la réalisation de son site marchand www.mazaldiamond.com à un prestataire.

Estimant que ce dernier avait réservé différents noms de domaine et déposé la marque française MAZAL en fraude de ses droits, la société de droit chinois l’a fait assigner en contrefaçon et concurrence déloyale.

En particulier elle sollicitait la nullité de l’enregistrement de la marque française MAZAL déposée le 26 juillet 2009 pour désigner différents produits et services dans le domaine de la joaillerie et de la bijouterie en revendiquant des droits antérieurs sur le nom de domaine mazaldiamond.com qu’elle avait réservé dès le 7 février 2009.

Elle fondait son action sur la combinaison des articles L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle qui énoncent que « Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment : a) A une marque antérieure enregistrée (…) b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ». et qu’ « est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n‘est pas conforme aux dispositions des articles L.711-1 à L.711-4 ».

Le tribunal ne fait pas droit à cette demande car il rappelle que « s’il est exact qu’un nom de domaine peut faire partie, bien que n’étant pas cité expressément dans l’énumération de l’article L.711-4 susvisé, des antériorités opposables à celui qui dépose une marque, encore faut-il qu’il ait donné lieu, outre les formalités d’immatriculation ou d’hébergement, à une exploitation effective sous la forme d’un site internet ». Cela est conforme à la jurisprudence antérieure (cf. notamment en ce sens, CA Paris, 30 octobre 2002, « Pier Import », Propr. Ind. Ann. 2002. 410 ; CA Paris, 12 septembre 2003, Ann. Propr. Ind. 2003. 480 ; CA Paris, 15 septembre 2004, PIBD 2005. III. 54 et CA Paris, 18 octobre 2000, Dalloz 2001, 1379, note Loiseau).

Or, au cas d’espèce, le Tribunal constate que bien que réservé antérieurement au dépôt de la marque dont l’enregistrement était demandé, le nom de domaine mazaldiamond.com ne conférait pas de droit à son titulaire avant l’exploitation effective du site dont le lancement a eu lieu en 2010, soit postérieurement au dépôt de la marque.

Faute d’apporter la preuve de la fraude à ses droits, la société de droit chinois est ainsi déboutée, non seulement de sa demande de nullité de l’enregistrement de la marque MAZAL, mais également de ses demandes de radiation des noms de domaine mazaldiamond.fr. mazaldiamond.couk, masaldiamond.fr, mazaldiamond.ch, mazaldiamond.com, masaldiamond.com, mazaldiamond.biz et mazaldiamond.or réservés postérieurement à la réservation du nom de domaine mazaldiamond.com.

Ce jugement illustre toute l’importance que revêt le dépôt d’une marque au moment du lancement d’un projet de site Web.

En effet, la réservation de nom de domaine ne confère aucun droit à son titulaire avant l’exploitation effective de ce nom de domaine, au contraire d’une marque qui confère des droits à son propriétaire dès la date de son dépôt.

Or, dans un contexte ultra-concurrentiel et face à la fuite d’informations confidentielles, il est facile de se faire doubler, comme au cas d’espèce, par des tiers à l’affût des réservations de noms de domaine qui s’empresseront de déposer des marques identiques ou similaires en visant les produits et services habituellement proposés par les réservataires des noms de domaine identifiés. Et il sera alors très complexe de démontrer comme en l’espèce que ce dépôt de marque aura été effectué en fraude de ses droits ; et ce malgré la proximité des dates de réservation des noms de domaine et de la marque en cause.

Morale de l’histoire : le dépôt d’une marque, simultanément à la réservation d’un nom de domaine, est fort utile pour éviter pareille mésaventure.

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