Usage sérieux de sa marque : mieux vaut tard que jamais

A propos de Cass. Com. 19 mars 2013, Pourvoi n°11-29016

Dans cette affaire, la société X, titulaire de la marque verbale française « Northland » n°00 3 035 663 enregistrée le 24 novembre 2000 pour désigner différents produits relevant des classes 18, 24 et 25, dont notamment des vêtements de sport a assigné en contrefaçon de marque, par acte d’huissier du 12 février 2008, un fabricant de vêtements et son licencié qui avaient commercialisé des vêtements sur lesquels étaient apposés les signes « Northland » et « Northland Expédition ».

Ces derniers ont alors demandé à titre reconventionnel la déchéance des droits de la société X sur la marque « Northland » n°00 3 035 66 pour défaut d’usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce :

« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
(…)
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée.
(…)
La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. »

Le Tribunal de première instance, confirmé en cela par la Cour d’appel de Paris, a fait droit à cette demande reconventionnelle et prononcé en conséquence la déchéance des droits de la société X sur sa marque « Northland ».

En effet, la Cour d’appel estima que les juges du fond avaient exactement estimé que la société X avait échoué dans la preuve qui lui incombait ; les pièces rapportées par cette dernière étant insuffisantes pour démontrer l’effectivité et le sérieux de l’usage de sa marque jusqu’au 12 février 2008, date de l’action en contrefaçon.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel au motif « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments de preuve, produits pour la première fois en cause d’appel et postérieurs au 12 février 2008, ne justifiaient pas d’un usage sérieux de la marque plus de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ».

Il semble que plusieurs éléments de preuve de l’exploitation postérieurs à la date de l’assignation en contrefaçon de marque mais antérieurs de plus de trois mois avant la demande reconventionnelle en déchéance des droits formulée par les défendeurs aient été produites par la société X pour (tenter d’) échapper à la déchéance de ses droits.

En effet, l’article L. L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n’y fait pas obstacle (à la déchéance) s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. »

Il appartiendra à la Cour d’appel de renvoi de déterminer si l’usage (ou la reprise d’usage) revendiqué par la société X a été entrepris plus de 3 mois avant la demande reconventionnelle en déchéance des défendeurs et les éléments de preuve rapportés par la société X sont suffisants pour lui permettre d’échapper à la déchéance de ses droits.

Cet arrêt illustre une nouvelle fois les enjeux que représente l’arme de l’article L.714-5 du Code de la propriété intellectuelle dans les actions en contrefaçon fondées sur des marques soumises à obligation d’usage, c’est-à-dire enregistrées depuis plus de 5 ans avant l’action en contrefaçon.

Les titulaires de marques fondant leur action sur de telles marques doivent garder à l’esprit qu’ils devront démontrer l’usage sérieux de leur marque en cas de demande reconventionnelle du ou des défendeurs en déchéance de leurs droits pour défaut d’usage sérieux.

Quant aux défendeurs à de telles actions, cet arrêt illustre la nécessité de formuler la demande reconventionnelle en déchéance des droits du demandeur le plus tôt possible afin que ce dernier ne tente d’échapper à sa déchéance en reprenant un usage de sa marque antérieur de plus de 3 mois à cette demande reconventionnelle.

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