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Focus sur la preuve d’usage

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[vc_row][vc_column][vc_video link= »https://youtu.be/XelPzHpzY3A »][vc_column_text]Au cœur de la jurisprudence sur la déchéance des droits des titulaires de marques.

Dans le cadre d’une action en contrefaçon, les défendeurs, suivant l’adage selon lequel « la meilleure défense, c’est l’attaque »,  soulèvent généralement la déchéance des droits du demandeur à l’action, pour défaut d’usage de la marque qui leur est opposée, dès lors que l’enregistrement de la marque en question date de plus de 5 ans.

La déchéance relève des dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle (pour les marques françaises) et de l’article 10 de la Directive 89/104 du 21 décembre 1998 (pour les marques communautaires).

Ainsi, « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans (…) ».

Que faut-il entendre par usage sérieux ? Quelles sont les preuves pertinentes rendant la déchéance irrecevable ?

Les preuves doivent permettre de déterminer l’étendue, le volume, la fréquence et le territoire de cet usage. Il convient également d’ores et déjà de préciser que les données chiffrées (telles que chiffres d’affaires, volumes de ventes, dépenses publicitaires) sont fortement recommandées (CA Paris 12 novembre 2010, n°09-13.667, SA Christian Dior Couture / SA Esprit) !

Les preuves doivent justifier un usage à titre de marque

Rappelons qu’un usage à titre de marque, c’est le moyen de garantir l’origine des produits et services visés dans l’enregistrement.

A ce titre, la preuve de l’usage sérieux peut ressortir notamment de factures relatives aux produits et/ou services, de diverses publicités versées de manière abondante (CA Paris 02 février 2011, Google France / Auto IES et autres).

A contrario, les extraits des sites Internet ne sont pas forcément retenus comme des preuves pertinentes si ces extraits prouvent uniquement la possibilité d’achat du produit ou du service (Cass. com. 16 février 2010, A&F Trademarks Inc. / Hello Paris Sarl).

Les preuves doivent correspondre aux produits et services désignés dans l’enregistrement

L’usage doit être établi pour chacun des produits et services désignés dans l’enregistrement de la marque, « l’exploitation des uns ne pouvant valoir exploitation des autres » (CA Paris 19 novembre 2010, n° 09-21.298)

Les preuves d’usage doivent s’inscrire dans la période dite de référence

S’agissant des marques françaises, il ressort de l’article R. 712-23 du Code de la propriété intellectuelle que le point de départ de la période de référence de 5 ans est la publication de l’enregistrement de la marque au Bopi.

En revanche, le point de départ de l’obligation d’usage des marques communautaires est la date d’enregistrement de la marque, une fois la période d’opposition écoulée (Article 15 règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993).

Ces deux points de départ ont été rappelés par la Cour de cassation le 09 novembre dernier (Cass. com. 09 novembre 2010, n° 09-13.144).

Les preuves de l’usage doivent représenter la marque telle qu’enregistrée

Les textes précités prévoient que l’usage peut être sérieux si l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altère pas le caractère distinctif.

S’agissant des déclinaisons de marques, il faut là encore rester très prudent compte tenu de la jurisprudence récente en la matière. Si les modifications sont importantes, substantielles alors elles sont susceptibles d’altérer le caractère distinctif du signe, et l’usage du signe sous cette forme modifiée, ne vaut alors pas usage du signe à titre de marque.

Il n’y a donc pas usage sérieux. A titre d’illustration, il a été jugé que l’adjonction de petits éléments graphiques, la modification de la calligraphie et de la présentation de l’élément verbal de la marque opposée, constituent des modifications substantielles (CA Paris 24 novembre 2010, Société Phocééenne Agro Alimentaire / Société Al Dente, n°09-000.68).

Si les différences entre les signes sont trop importantes, les preuves ne pourront pas être retenues.

Dans de tels cas, les parades juridiques existent, mais doivent être adoptées au moment opportun ; notamment celle visant à anticiper le renouvellement de la marque et à déposer un dépôt simultané de la marque sous sa nouvelle forme, tout en revendiquant la date de priorité de la première marque.

Conclusion

L’appréciation globale de la valeur, de la pertinence, de la validité, ainsi que du caractère probant des pièces produites relève de la discrétion souveraine des juges.

Les pièces versées au débat, doivent permettre d’établir un certain degré de fiabilité. C’est ainsi que les pièces produites par des tiers (autres personnes que le titulaire du signe ou son représentant) ont une valeur probante supérieure à celles produites par le titulaire ou son représentant.

La constitution de dossiers de preuves d’usage au fur et à mesure de la vie d’une marque constitue donc une mesure nécessaire pour éviter de mauvaises surprises. La gestion d’un portefeuille ne s’improvise pas, au risque de rapidement être titulaire d’un portefeuille de marques dénué de toute valeur.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

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