Contrefaçon de marque, déchéance et preuves d’usage sérieux

A propos de Cass. Com., 16 février 2016, Pourvoi n°14-15144

Au cas d’espèce, le litige opposait la société titulaire de la marque semi-figurative  déposée en 1999 et enregistrée pour désigner notamment le pain et les services de boulangerie.

Cette société prétendait faire usage de cette marque pour désigner un pain de qualité supérieure commercialisé dans des boulangeries sous enseigne « La Fuette ».

Après des opérations de saisie-contrefaçon, elle a engagé une action en contrefaçon de marque par imitation à l’encontre d’une société qui avait lancé une gamme de pain précuit surgelé sous la dénomination « Fusette ».

Cette dernière a alors demandé à titre reconventionnel la déchéance des droits de la demanderesse sur sa marque « La Fuette »  en revendiquant l’absence d’usage sérieux de cette marque au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Cet article prévoit que le titulaire d’une marque qui n’en fait pas un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de 5 ans encourt la déchéance de ses droits sur cette marque, sauf s’il est en mesure de justifier d’un juste motif de non usage. Ce texte précise que l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif vaut usage sérieux de celle-ci.

La cour d’appel de Paris a fait droit à cette demande et prononcé la déchéance de la marque susvisée. En effet, elle a considéré que les pièces produites par cette dernière (tickets de caisse, publicités, sac à pain) sur laquelle apparaissait la mention « La Fuette » ne permettaient pas à la société d’échapper à la déchéance de ses droits, dès lors qu’elles ne prouvaient pas un usage de la marque pour du pain et des services de boulangerie, mais d’avantage le nom commercial et enseigne de la société.

La Cour de cassation censure la position de la Cour d’appel en raison de l’absence de prise en compte du fait que la marque ne puisse pas être apposée sur les pains fabriqués en boulangerie, rendant ainsi impossible la preuve de son usage autrement que par la production de supports commerciaux et publicitaires accompagnant la commercialisation des produits.

De même, la Cour d’appel fait grief d’avoir dénaturé un rapport de contrôle de la Direction nationale de la concurrence et de la consommation en considérant que la mention du terme « La Fuette », désignant le nom commercial ou l’enseigne de la demanderesse et non sa marque alors que ce rapport faisait clairement ressortir que ce terme « La Fuette », était utilisé pour désigner un pain particulier dont il garantissait l’origine.

Enfin, la Cour de cassation reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché si dans la marque « La Fuette », l’élément verbal « La Fuette » n’était pas l’élément distinctif dominant, de sorte que son exploitation, même sans l’élément figuratif, constituait un usage de la marque « La Fuette »sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.

En effet, la Cour d’appel de Paris avait considéré que l’usage du terme « La Fuette » sans l’élément figuratif, ou associé à d’autres termes désignant la qualité du pain tels que « croustillante de plaisir », « gourmande », « céréale », « rustique » altérait le caractère distinctif de la marque , de sorte que cet usage ne pouvait s’apparenter à un usage sérieux de cette marque, permettant à son titulaire d’échapper à la déchéance.

Cette décision apparaît conforme à la jurisprudence dominante qui considère que l’élément verbal des marques constitue bien souvent l’élément dominant et distinctif des marques, du fait même qu’il soit le seul élément à pouvoir être prononcé et perçu oralement par le public (voir également CJUE, Affaire C 553/11, 25 octobre 2012).

Toutefois, cela ne sera pas systématiquement le cas, notamment lorsque les éléments verbaux des marques complexes en litige sont dépourvus de caractère distinctif ou fortement évocateur des produits ou services marqués.

C’est pourquoi, il est fortement recommandé de déposer à titre de marque le signe tel qu’il est exploité, ainsi que la marque verbale lorsque celle-ci est, comme au cas d’espèce, distinctive per se. Le dépôt du signe effectivement exploité deviendra vital pour échapper à la déchéance lorsque l’élément verbal le composant est dénué de caractère distinctif.

 

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