Par Laurent GOUTORBE et David GRANEL

La marque offre aux consommateurs la représentation d’une entreprise, d’un service ou d’un produit. Elément indispensable de la stratégie industrielle, commerciale et marketing, la marque doit être protégée pour empêcher les concurrents et personnes malveillantes de s’en emparer et de bénéficier du capital de notoriété qu’elle représente.

Néanmoins, le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de 5 ans encourt la déchéance de ses droits. C’est ce qui résulte de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui permet à toute personne d’agir en déchéance d’une marque si celle-ci n’a pas été exploitée de manière sérieuse pendant 5 ans ou plus.

La déchéance des droits conférés par la marque peut s’envisager dans trois hypothèses bien spécifiques rappelées par la récente Directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015.

• L’absence d’un usage sérieux

Le motif de déchéance pour absence d’usage sérieux est recevable si pendant une période ininterrompue de 5 ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Etat membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée. Néanmoins, ce principe ne s’applique pas si le non-usage est lié à de « justes motifs » que seules les juridictions pourront définir au cas par cas.

Il est rappelé que nul ne peut faire valoir la déchéance des droits du titulaire de la marque si, entre l’expiration de la période de 5 ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque en question a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux de plus de trois (3) mois.

Notons que l’article 19-3 de la Directive précise que le commencement ou la reprise d’usage n’est pas pris en considération lorsque ces 2 conditions cumulatives sont réunies :

S’il a lieu dans le délai de 3 mois avant la présentation de la demande en déchéance. Le délai ne commence à courir au plus tôt qu’à l’expiration de la période ininterrompue de 5 ans de non-usage ;

Lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire ait appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.

Les titulaires de marques doivent donc garder à l’esprit qu’une marque non exploitée peut engendrer la déchéance de leurs droits sur cette marque. Quant aux tiers intéressés par une marque enregistrée qui ne semblent plus être exploitées, ils doivent connaître cette règle qui permet quelque fois de récupérer des marques tombées aux oubliettes, mais qui peuvent avoir une valeur de par leur caractère distinctif intrinsèque ou de par la notoriété qu’elles ont pu avoir par le passé.

• L’apport de la Direction 2015/2436 du 16 décembre 2015

L’article 45 de la récente Directive européenne 2015/2436 du 16 décembre 2015 stipule que : « Sans préjudice du droit des parties de former un recours devant les juridictions, les États membres prévoient une procédure administrative efficace et rapide devant leurs offices permettant de demander la déchéance ou la nullité d’une marque ».

L’INPI devra donc mettre en place une procédure administrative permettant à toute personne de demander la déchéance des droits d’un titulaire de marque pour défaut d’usage sérieux ou pour d’autres motifs.

Si ce type de procédure existe déjà devant l’OHMI pour les marques communautaires, ce type d’action n’existe pas pour l’heure en France.

Si une personne souhaite obtenir la déchéance des droits d’une personne sur sa marque française, elle n’a d’autre choix que de l’assigner devant l’un des Tribunaux de Grande Instance spécialisés en propriété intellectuelle territorialement compétent.

Les Etats membres ont jusqu’au 14 janvier 2019 pour mettre en place une telle procédure. Gageons que le législateur permette à l’INPI de mettre en place cette nouvelle procédure rapidement car cela offrira sans nul doute de nouveaux moyens d’actions rapides, efficaces et à moindre coût pour trancher des contentieux de déchéance.

Les marques inexploitées ont du souci à se faire…

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