Les formes imposées par la nature ou la fonction d’un produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle, ne sont pas protégeables par le droit des marques.

Toute marque a pour vocation de distinguer les produits ou services commercialisés par une entreprise par rapport à ceux des concurrents.

La première condition de validité d’une marque est donc son caractère distinctif sans lequel la marque ne peut remplir sa fonction d’identification d’origine des produits.

Dans son arrêt du 20 septembre 2007, la CJCE a ainsi jugé que la forme d’un produit qui donne une valeur substantielle à celui-ci ne peut constituer une marque en application, lorsque, avant la demande d’enregistrement, elle a acquis une force attractive du fait de sa notoriété en tant que signe distinctif, à la suite de campagnes publicitaires présentant les caractéristiques spécifiques du produit en cause.

Le litige portait sur deux marques figuratives représentant les piqûres ornant certains modèles de pantalons de la marque G-Star.

En l’espèce, la société G-Star faisait grief à la société Benetton de porter atteinte à ses marques de forme par la commercialisation d’un jean qui détenait les mêmes caractéristiques spécifiques que le pantalon de la société G-Star. La société Benetton invoquait qu’il s’agissait de formes déterminant dans une large mesure la valeur marchande des produits par leur beauté ou leur originalité et étaient donc nulles.

La juridiction néerlandaise, saisie du litige, a estimé que la renommée des produits s’expliquait par la force attractive de la notoriété de la marque, et non par les formes qui en déterminaient la valeur marchande. La juridiction néerlandaise avait souligné le fait que la société G-Star avait réalisé des campagnes publicitaires intensives sur ces produits, entraînant à sa suite un grand succès commercial.

La société Benetton s’est alors pourvue en cassation et les juges de la Haute Cour néerlandaise ont posé une question préjudicielle à la CJUE concernant l’interprétation de l’article 3 §1 de la directive n° 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 (1):

Le motif d’exclusion prévu par l’article 3 §1 de la directive n° 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 empêche-t-il durablement d’enregistrer une forme comme marque si la nature du produit est telle que son aspect et sa forme en déterminent entièrement ou grandement la valeur marchande par leur beauté et leur originalité, ou ce motif d’exclusion ne joue-t-il plus lorsque, avant la demande d’enregistrement, la force attractive de la forme en question est principalement née, pour le public, de sa notoriété en tant que signe distinctif ?

La Cour européenne décide que même dans le cas où la forme d’un produit qui donne une valeur substantielle à celui-ci, non encore enregistrée en tant que marque figurative, a acquis une « force attractive » auprès du public à la suite de nombreuses publicités présentant ses caractéristiques spécifiques, elle ne peut constituer une marque. La notoriété acquise par la forme d’un produit conférant à ce dernier sa valeur substantielle ne permet donc pas à ladite forme d’acquérir un caractère distinctif ; cette dernière devant rester libre d’usage par les tiers.

Cette solution est d’ailleurs celle expressément adoptée par le législateur français article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle qui énonce :

« Sont dépourvus de caractère distinctif :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle

Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage ».

Ainsi, si le caractère distinctif de signes qui en sont a priori dépourvus peut être acquis par l’usage (signes ou dénominations du langage courant ou professionnel désignant un produit ou un service, signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service), en revanche, les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ne peuvent jamais acquérir de caractère distinctif, même par l’usage.

Les formes imposées par la nature ou la fonction d’un produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle ne sont donc pas protégeables par le droit des marques et peuvent être librement utilisés par les acteurs économiques concernés au nom de la liberté du commerce et du libre jeu de la concurrence.

(1)http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0104:FR:HTML