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A propos de Cass. Com. 10 février 2015, Pourvois n°13-28263 et 12-26023

Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage dans la vie des affaires de la marque lorsqu’elle est nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service (notamment en tant qu’accessoires ou pièces détachées) et que son usage ne crée pas de confusion dans l’esprit du public.

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans deux arrêts du 10 février 2015, pris au visa des articles L. 713-2 et L. 713-6 du Code de la Propriété intellectuelle.

La première affaire opposait une société qui avait présenté lors d’un salon professionnel la mise en œuvre de ses attaches pour vignes commercialisées sous la marque « Protech », en utilisant un lieur électrique de marque « Pellenc » aux titulaires et licencié exclusif de ladite marque « Pellenc ».

Assignée en contrefaçon de marque, la société incriminée a opposé l’exception prévue par l’article L. 713-6 du Code de la Propriété intellectuelle qui énonce que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de risque de confusion dans leur origine.

La Cour d’appel de Caen suivie par la Cour de cassation retient le bénéfice de cet article qui porte une limite légale aux droits des titulaires des marques d’interdire l’usage de leur marque.

En effet, la Cour retient que la société incriminée, qui ne fabriquait pas de lieur électrique, n’avait d’autre choix, pour convaincre les professionnels de la viticulture que ses attaches dégradables pouvaient être conformées et coupées par un lieur électrique que d’utiliser le lieur électrique d’une entreprise tierce. Le choix de l’appareil « Pellenc » pour les besoins de la démonstration de la compatibilité apparaît justifié pour les juges dès lors que ce dernier fait référence et est couramment utilisé dans la profession.

Les juges soulignent également que la société incriminée n’a pas présenté son produit comme équivalent à ceux de la société Pellenc et qu’elle n’a reproduit la marque « Pellenc » ni sur ses produits, ni sur leurs emballages, ni dans sa documentation commerciale saisie à l’occasion du salon professionnel qui vantait uniquement les mérites des attaches pour lieurs électriques « Protech », conditionnées de façon parfaitement visible sous cette marque.

Le public ne pouvait dès lors se méprendre sur les origines différentes desdites attaches et du lien électrique utilisé pour les besoins de la démonstration.

La deuxième affaire opposait la compagnie aérienne Ryanair qui reprochait à l’agence de voyages Opodo de reproduire sans autorisation ses marques sur son site Internet.

La société Opodo a de la même manière opposé les dispositions de l’article L. 713-6 du Code la Propriété intellectuelle à l’action en contrefaçon de marque engagée à son encontre par la compagnie aérienne, en indiquant notamment que les article R. 322-4 et R. 330-20 du code de l’aviation civile lui faisaient obligation de mentionner le nom des compagnies assurant les vols pour lesquels elle permet la réservation sur son site.

La société Ryanair contestait le fait qu’il s’agisse d’un usage à titre de référence nécessaire dès lors que l’usage fait de ses marques sur la page d’accueil du site édité par la société Opodo servait à commercialiser et promouvoir les propres services d’agence de voyage de cette dernière, ce qui n’était ni nécessaire, ni conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale. Elle prétendait également que l’usage fait de ses marques pouvait laisser penser aux internautes qu’il existait un lien commercial entre la société Opodo et la société Ryanair, présentée au demeurant comme une « société partenaire ».

N’en déplaise à la société Ryanair, la Cour de cassation valide l’arrêt de la Cour d’appel qui a considéré « la société Opodo n’a pas fait usage des signes litigieux pour vendre elle-même des services désignés par les marques, mais seulement pour désigner, de manière nécessaire, les services de transport aérien de la société Ryanair qu’elle proposait au consommateur, et retient que les signes sont reproduits, sans qu’il y ait confusion sur l’origine des services ni atteinte aux droits de marque de cette société, à titre d’information sur le nom de la compagnie ».

Ces deux arrêts illustrent l’exception prévue par l’article L. 713-6 du Code de la Propriété intellectuelle au pouvoir conféré aux titulaires de marques d’interdire l’usage de leur marque.

Toutefois, cette exception doit être maniée avec précaution et la preuve de la nécessité d’usage de la marque d’un tiers à titre de référence incombe à celui qui s’en prévaut ; ce dernier devant prendre soin de ne pas créer un risque de confusion sur l’origine de ses produits ou services accessoires avec l’origine des produits ou services principaux auxquels il se réfère.

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