La société DIVX a mis en place une technologie de compression / décompression, le codec DIVX. Cette dénomination a également été déposée à titre de marque. Des sociétés tierces utilisaient ladite marque pour des appareils mettant en œuvre une autre technologie de compression / décompression.
La société DIVX les a donc assignées au titre de la contrefaçon de marque. Condamnées en première instance, les sociétés D. et A. ont formé appel.
C’est dans ce contexte que la Cour d’appel de Paris a été amenée, le 12 janvier 2011, à se prononcer sur l’exception de référence nécessaire à la marque protégée.
L’utilisation de la dénomination d’une marque ni générique ni usuelle ne peut pas être libre, mais dans quelle mesure son utilisation ne sera pas constitutive de contrefaçon ?
La réponse ressort clairement des dispositions de l’article L 713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle : s’il s’agit de la « référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service (…) à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine ».
Une référence nécessaire ?
Les Demanderesses soutiennent n’avoir utilisé la marque litigieuse qu’à titre de référence nécessaire pour informer le consommateur sur sa compatibilité avec le codec DIVX.
Sans surprise, la Cour d’appel de Paris a donc statué en ces termes :
« Mais considérant (…), qu’il n’est aucunement démenti que le signe DIVX est en l’espèce, apposé sur des appareils (…) qui mettent en œuvre une technologie (…) différente de celle développée par la société DIVX, qu’il est par ailleurs établi (…), que le terme DIVX ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle du codec, que, par voie de conséquence, les sociétés appelantes ne sont pas fondées à se prétendre contraintes d’apposer le signe DIVX sur leurs produits en tant que référence nécessaire pour indiquer au public que ses produits sont en mesure de lire les formats encodés avec le logiciel DIVX alors que, enfin, elles ne démontrent en rien en quoi elles auraient pris les mesures nécessaires pour prévenir un risque de confusion dans l’esprit du public qui serait enclin à croire que ses produits mettent en œuvre la technologie DIVX ; (…) que le risque de confusion, qui comprend le risque d’association, est en l’occurrence constitué (…) ».
On comprendra aisément qu’au-delà du signe en soi, son titulaire soigne son image de marque à travers les qualités et particularités de ses produits… qu’a priori, lui seul connaît.
Autrement dit, pour bénéficier de l’exception de référence nécessaire, soyez l’accessoire, le compatible, la pièce détachée… mais évitez tout risque de confusion sur l’origine des produits !
Source :
Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, 12 janvier 2011; SAS DEMSA et AKAI SALES PTE Ltd / DIVX Inc. ; n°08-23573 ; Décision antérieure : TGI Paris 02 décembre 2008 ; DIVX Inc. / SAS DEMSA et AKAI SALES PTE Ltd ; n° 06-09830, site juriscom.net.
