Dans le prolongement des arrêts de la CJUE du 23 mars 2010 (CJUE, 23 mars 2010, Affaires C- 236/08, 238/08), la jurisprudence en matière de référencement payant sur Internet au moyen de marques de tiers a encore été riche et fluctuante en 2011.

Rappelons que la CJUE a dit pour droit que :

« le titulaire d’une marque est habilité à interdire à un annonceur de faire, à partir d’un mot clé identique à ladite marque que cet annonceur a sans le consentement dudit titulaire sélectionné dans le cadre d’un service de référencement sur Internet, de la publicité pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels ladite marque est enregistrée, lorsque ladite publicité ne permet pas ou permet seulement difficilement à l’internaute moyen de savoir si les produits ou les services visés par l’annonce proviennent du titulaire de la marque ou d’une Entreprise économiquement liée à celui-ci ou, au contraire, d’un tiers ».

Dès lors, les Tribunaux français font désormais application de cette jurisprudence en retenant des actes de contrefaçon à l’encontre des annonceurs indélicats dans deux (2) cas :

1. Lorsque l’annonce du tiers suggère l’existence d’un lien économique entre ce tiers et le titulaire de la marque

2. Lorsque l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un tel lien, reste à tel point vague sur l’origine des produits ou services en cause qu’un internaute normalement informé et raisonnablement attentif n’est pas en mesure de savoir, sur la base du lien promotionnel et du message commercial qui y est joint, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou, bien au contraire, économiquement lié à celui-ci.
Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 2 février 2011 illustre parfaitement la tendance jurisprudentielle qui s’est dessinée tout au long de l’année passée en matière de référencement sur Internet en utilisant la marque d’autrui.

Dans cette arrêt, la Cour juge ainsi que le choix d’un signe identique à une marque en tant que mot-clé appelé à déclencher l’affichage d’un lien commercial pointant vers un site internet, s’il constitue manifestement un usage de la marque dans la vie des affaires, n’est pas illicite dès lors qu’il n’y a pas atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services qu’elle est destinée à distinguer.
Dans l’espèce soumise à son examen, la Cour d’appel considère que les annonces litigieuses ne portent pas atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque sélectionnée à titre de mot clé dès lors que les annonces générées ne suggèrent aucun lien économique entre l’annonceur et le titulaire de la marque.

Au cas d’espèce elle juge que « le fait que les liens commerciaux soient affichés en même temps que la marque introduite en tant que critère de la recherche demeure exposée dans la lucarne située en partie haute de l’écran n’est pas de nature, à lui seul, à induire en erreur l’internaute en le portant à croire que les produits ou services promus proviennent du titulaire de la marque ou d’une entreprise économiquement liée à celui-ci ».

Perspectives : D’autres décisions auront néanmoins rappelé que la question du référencement, si cruciale pour les marques sur Internet, sera encore au cœur de l’actualité de 2012 et que d’autres fondements juridiques seront possibles pour lutter contre le référencement abusif de concurrents dans un arrêt remarqué de juin 2011, la Cour d’appel de Paris a par exemple condamné la société Google pour publicité trompeuse et parasitisme économique. Dans un autre arrêt non moins remarqué, la Cour d’appel de Douai est entrée en voie de condamnation d’une société usant de procédés de référencement naturel (utilisation de sites satellites) jugés déloyaux.

L’évolution des techniques et des règles du référencement sur Internet, qu’il soit payant ou gratuit, devra être maîtrisée par les marques qui devront là encore définir de véritables stratégies de référencement positif (termes de recherche (y compris, marques de concurrents) pour lesquels la marque devra être visible) et négatif (actions préventives et répressives destinées à sanctionner l’usage abusif de la marque par des tiers).